Il Tribunale di Ancona si pronuncia sul marchio di posizione

Franzosi Dal Negro Setti, con il team composto dalla partner Federica Santonocito e gli associate Michele Loconsole e Vittoria Tronchin, ottiene una interessante pronuncia in tema di marchi di posizione.

Il Tribunale di Ancona, con l'ordinanza collegiale emessa in data 12 settembre 2022, ha affermato il principio che, qualora un marchio di posizione sia costituito da una parte figurativa (disegno e/o colore) e da una parte denominativa (come illustrato in foto), l’idoneità distintiva deve comunque essere provata in relazione al posizionamento del segno figurativo in modo autonomo rispetto al marchio verbale.

Il consumatore, ha motivato il Collegio, deve essere in grado di percepire, dal solo posizionamento del segno, la provenienza del prodotto contrassegnato senza fare riferimento al segno verbale che di per sé, come da costante orientamento giurisprudenziale, possiede un potere distintivo maggiore rispetto ad una componente grafica e/o figurativa.

Un uso sistematico e diffuso di entrambe le componenti del segno, secondo il Tribunale, non è sufficiente a provare la capacità distintiva autonoma della posizione del marchio sul prodotto.

MARCHIO DI POSIZIONE: DEFINIZIONE E CRITICITA'

Definizione 
Il marchio di posizione è quel segno distintivo costituito da una parola, da un segno grafico oppure da una figura tridimensionale per il quale viene chiesta la registrazione in una posizione specifica su un determinato prodotto. La dottrina tedesca, che ha coniato il concetto, lo ha definito esattamente come “un modo specifico di collocare un segno su un prodotto”. 

Ai segni di posizione si applicano le regole generali previste per la registrazione dei segni come marchi, pertanto, ai sensi degli artt. 7, 12 e 13 CPI essi dovranno essere nuovi e possedere capacità distintiva. Sulla base di tali requisiti, il segno potrà essere protetto a seguito di positiva conclusione dell’iter avanti all’UIBM (o EUIPO) o, se usato in modo tale da attribuire notorietà non puramente locale, come marchio di fatto.

Le previsioni normative sulle registrazioni prevedono che il marchio di posizione debba essere rappresentato attraverso una riproduzione grafica che ne individui adeguatamente la posizione, la dimensione o la proporzione rispetto al prodotto su cui viene apposto, mentre gli elementi che non fanno parte dell'oggetto della registrazione devono essere esclusi visivamente mediante linee tratteggiate [1]. La registrazione può eventualmente essere accompagnata anche da una breve descrizione che specifichi la modalità di apposizione del segno sul prodotto.

La caratteristica principale del marchio di posizione è quindi la combinazione del segno in sé con una specifica posizione sul prodotto. Per tale tipologia di marchio la specifica ubicazione sul prodotto è dunque elemento fondamentale ed attiene alla sua percepibilità come segno distintivo da parte del pubblico dei consumatori.
 

Criticità 
Questa particolare caratteristica può creare delle problematiche ulteriori rispetto ai marchi più tradizionali nella valutazione della registrabilità da parte degli Uffici. 

Infatti, nell’analizzare la domanda, l’Esaminatore dovrà valutare non solo il requisito della capacità distintiva, ossia il fatto che il consumatore riconduca il segno (in questo caso la posizione) ad una determinata impresa, ma soprattutto se il pubblico sia in grado di identificare tale segno in maniera autonoma rispetto al normale aspetto del prodotto. Il consumatore potrebbe infatti non percepire il segno di posizione come marchio d’impresa, bensì come un mero dettaglio o elemento decorativo del prodotto e, in questo caso, la possibilità di registrare il segno di posizione come marchio viene inevitabilmente meno [2]. 

Dunque, per ottenere la registrazione di un marchio di posizione occorre prima di tutto domandarsi se il consumatore identificherà un prodotto come proveniente da una certa impresa solo in base alla posizione di un determinato segno (che sia una figura, una parola o un’immagine) sul prodotto: in altre parole il marchio deve essere percepito come mera posizione separatamente da una sua eventuale ulteriore componente verbale o figurativa. 

Per questi motivi un marchio di posizione spesso ottiene la registrazione solo qualora abbia acquisito il c.d. “secondary meaning” ossia quando, grazie alla sua massiccia utilizzazione, il pubblico è in grado di ricollegarlo direttamente ai prodotti provenienti da una determinata impresa.

L’alta soglia probatoria richiesta ai fini della registrabilità di tale particolare categoria di segno distintivo fa sì che ottenere la registrazione si riveli non facile per la stragrande maggioranza dei marchi.

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[1] Direttive concernenti l’esame sui marchi dell’Unione europea (EUIPO).
[2] CGCE, 12 giugno 2018, in causa C-163/16.